【提要】定牌加工合同中，承揽人未尽合理审查义务，亦未经权利人许可，根据定作人指令在商品上贴附权利人商标的，与定作人共同构成商标侵权。如果侵权后果超过了法定最高赔偿限额，可根据全面赔偿原则，按照实际侵权行为的获利情况酌情确定赔偿数额。
【案情】
原告北面服饰股份有限公司
被告上海皓柏服饰有限公司
被告杭州柏尔豪工贸有限公司
被告安吉县白天鹅制衣有限公司
被告梅朝辉
2003年12月至2004年7月，原告北面服饰股份有限公司(以下简称北面公司)先后在中国取得了“THE NORTH FACE”英文文字注册商标、 “”英文文字和图形组合注册商标、“”图形注册商标(以下简称涉案商标)的专用权。
2005年8月，被告梅朝辉伪造授权书，委托被告上海皓柏服饰有限公司(以下简称皓柏公司)生产使用上述商标的羽绒服。此后，皓柏公司又委托被告杭州柏尔豪工贸有限公司(以下简称柏尔豪公司)生产涉案羽绒服；柏尔豪公司再委托被告安吉县白天鹅制衣有限公司(以下简称白天鹅公司)生产涉案羽绒服；白天鹅公司生产了使用上述商标的羽绒服。自2005年9月17日至2006年9月25日期间，皓柏公司从白天鹅公司处共计提取涉案羽绒服8094件，皓柏公司并根据梅朝辉的指示将上述涉案羽绒服出运至美国，由梅朝辉对外销售。此外，有5000件涉案羽绒服在白天鹅公司向皓柏公司运送途中，被工商部门查获。
北面公司遂诉至法院，请求判令四被告立即停止侵行为，共同赔偿原告经济损失100万元，共同支付原告为制止侵权所支出的合理费用567716.84元。
【审判】
一审法院经审理认为：原告系涉案商标的专用权人，其合法权益受法律保护。本案中，梅朝辉、皓柏公司与柏尔豪公司之间、柏尔豪公司与白天鹅公司之间均属承揽关系。四被告共同生产了涉案羽绒服，对外销售由梅朝辉、皓柏公司共同完成。皓柏公司与梅朝辉有侵权的合意，柏尔豪公司、白天鹅公司在收到涉案授权书后，未尽到合理审慎的审查义务，在主观上也具有过错。据此，根据法律的规定，四被告应当就其共同生产涉案羽绒服的侵权行为，梅朝辉、皓柏公司还应就其共同销售涉案羽绒服的侵权行为，承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。鉴于四被告共同生产并已实现销售的涉案羽绒服的数量至少为8094件，故对于四被告共同生产涉案羽绒服所应承担的赔偿数额，将根据四被告共同生产并实现销售的涉案羽绒服的数量、加工涉案羽绒服所获得的一般单位利润，及原告为制止四被告侵权行为所支付的合理开支，酌情予以确定。综上，依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第(二)项、第五十六条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条之规定，一审法院判决：四被告停止对原告北面公司享有的涉案注册商标专用权的侵害；被告梅朝辉、被告皓柏公司共同赔偿原告经济损失60万元；被告柏尔豪公司、被告白天鹅公司共同赔偿原告经济损失20万元；被告梅朝辉、被告皓柏公司还应对被告柏尔豪公司、被告白天鹅公司的上述给付义务承担连带赔偿责任；对原告的其余诉讼请求不予支持。
一审判决后，被告梅朝辉向上海市高级人民法院提起上诉。
上海市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。
【评析】
一、定牌加工合同中的承揽人在商标侵权案件中应否承担法律责任
所谓定牌加工，是指自然人、法人或其他组织等(承揽人)接受定作人委托，生产带有他人注册商标的商品，商品全部交付定作人或者定作人指定的第三人，承揽人对所加工的商品无处置权的行为。目前，对于承揽人的定牌加工行为能否构成侵犯商标专用权，理论界有两种观点：一种观点认为，定牌加工行为属于承揽行为，承揽人在商品上贴附定作人指定的商标标识，是制造定牌加工产品行为中的一个环节，是在履行委托义务，不属于“商标使用”。且认定商标侵权行为的前提是该行为已造成相关公众对商品或者商品来源的混淆，若所加工的产品不在国内市场上销售，也就不可能产生混淆。故承揽人的定牌加工行为不属于商标侵权行为。另一种观点认为，承揽人在未经注册商标权人许可的情况下，在同一种商品或类似商品上贴附了与该注册商标相同或者近似的商标，符合我国《商标法》第52条第(一)项关于商标侵权的规定，客观上也存在商标混淆、误认的可能。故承揽人的定牌加工行为属于商标侵权行为。
笔者认为，承揽人的定牌加工行为是否适用《商标法》第52条第(一)项的规定构成侵犯商标专用权，关键在于如何界定承揽人实施定牌加工行为的性质及其行为的正当性。
1、在加工产品上贴附商标的行为是否属于“商标使用”
首先，定牌加工和传统的生产方式中，商标作为商品的标识，其流转与其所贴附商品的流转是同向的，在这一流转环节中的任意生产者或销售者，只要在产品或商品上标注了商标，在客观上均产生识别其生产或服务的功效，相应地就具有商标法上的责任。其次，从法律后果来看，未经商标注册权人许可在相同、类似商标上使用相同、相似商标的行为，客观上均会造成商标注册人现时或潜在利益的损害。一旦构成侵权，承揽人的加工行为必然应予停止。再次，与传统生产方式不同的是，承揽人在定牌加工中的贴附商标的行为是基于定作人的意志。从行为结果看，定作人的意志和承揽人的行为，共同导致商标被贴附在商品上。与此可见，在“商品上使用商标”的行为，显然是定作人和承揽人的共同行为的结果。综上，承揽人在加工产品上贴附商标的行为应当属于《商标法》第52条第(一)项所规定的“使用”。
2、承揽人在加工产品上贴附商标的行为是否构成“正当合理使用”
2009年4月21日最高人民法院下发了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《意见》)，该《意见》第6条规定：“……未经商标注册人许可， 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素……”。上述意见表明，在适用《商标法》第52条第(一)项规定时，应当排除构成“正当合理使用”的行为。
如上文所述，承揽人在定牌加工中的贴附商标的行为是基于定作人的意志。因此，承揽人的行为是否属于“正当合理使用”，应当基于两个条件。其一在于定作人委托的正当性，其二在于，承揽人在实施行为时，是否尽到了合理的注意义务，是否由足够的理由认为定作人的委托是正当的。从本案中看，首先，承揽人虽获得了一份商标使用授权书，但经司法鉴定，该涉案授权书系伪造，显然定作人的委托本身不具有正当性。其次，承揽人在收到涉案授权书后，未对涉案商标的归属、涉案授权书中相关内容的真实性等基本事实进行合理审慎的审查，承揽人在本案中没有足够的理由来证明其足以认为定作人的委托是正当的。显然，承揽人在加工产品上贴附商标的行为上具有过错，其应当就此承担商标侵权的民事责任。
综上所述，定牌加工合同中，承揽人未尽合理审查义务，没有合理的理由及权利人许可，根据定作人指令在商品上贴附权利人商标的，与定作人共同构成商标侵权。
二、承揽人与定作人民事责任的确定
根据上述关于定牌加工的商标侵权分析，无论承揽人与定作人是否有过错，只要其生产了侵犯他人商标权的产品，符合《商标法》第52条第(一)项的规定，就落入了商标侵权的范围。在商标侵权责任的归责原则中，停止侵害适用无过错归责原则，不以有无主观过错为要件，只要侵犯商标专用权的加工行为仍在继续，商标权人就可以请求停止侵害。而赔偿损失责任一般采用过错归责原则，只有在法律明确规定的情况下，才可能在没有过错的情形下承担损害赔偿责任。且必须遵循“无损害，无赔偿”的民事损害赔偿基本准则，要求侵权行为所造成的损害已经实际发生。在定牌加工中，承揽人与定作人所承担的赔偿损失的范围，一般应以其实施的具体行为予以确定。本案中，柏尔豪公司、白天鹅公司是承揽人，其实施的仅是生产、加工行为，故该两被告赔偿损失的范围，应以其生产、加工涉案羽绒服的获利为限。梅朝辉、皓柏公司是定作人，其实施的除了销售行为之外，还包括了共同的生产、加工行为。因此，该两被告除了应对其销售涉案羽绒服造成原告损失予以赔偿外，还应当对柏尔豪公司、白天鹅公司因生产、加工行为所产生的赔偿数额，承担连带赔偿责任。
综上所述，笔者认为应以无过错责任原则和过错归责原则为依据，根据承揽人和定作人实施的具体侵权行为，确定承揽人和定作人所应承担的民事责任。
三、全面赔偿原则的合理运用
全面赔偿原则是知识产权司法实践中越来越受到重视的一项原则。其目的是为了使“即使给予权利人法定赔偿的最高限额，依然难以使权利人的损失和合理的维权成本得到全面补偿”的权利人，可以获得全面赔偿。适用的条件一般指“那些难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，又有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的案件”。实践中，全面赔偿的原则可以采取的具体做法包括：(1)对于能够证明侵权产品数量或因侵权行为导致的权利人产品销售减少数量的，尽可能通过确定合理利润率来计算赔偿额。(2)对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，不适用法定赔偿额的计算方法，应当综合全案的证据情况，在50万元以上合理确定赔偿额。(3)在依据法定赔偿方法确定赔偿责任或依据其他方法确定赔偿责任需要酌定具体计算因素时，可以考虑当事人的主观过错大小确定相应的赔偿责任。
本案中，在确定定作人梅朝辉、皓柏公司销售行为的赔偿数额时，法院即是依据上述全面赔偿原则，按照侵权人侵权行为的获利情况酌情确定。即鉴于涉案羽绒服的实际销售数量(8094件)与该类商品的一般单位利润乘积已经超过了法定赔偿的最高限额的情况下。根据两被告在本案中的主观过错、原告涉案注册商标的声誉、两被告侵权性质、情节以及原告为制止两被告侵权行为所支付的本案合理费用等综合因素，在法定赔偿最高限额以上酌情确定两被告实施侵权(销售)行为的赔偿数额。
【附录】
作者：何渊，上海市第二中级人民法院民五庭审判长助理。
王欢，江西省新余市中级人民法院交流法官。
案号：一审(2008)沪二中民五(知)初字第185号
二审(2010)沪高民三(知)终字第14号
合议庭：唐玉珉(审判长)、陆萍、何渊(承办法官)
【提要】定牌加工合同中，承揽人未尽合理审查义务，亦未经权利人许可，根据定作人指令在商品上贴附权利人商标的，与定作人共同构成商标侵权。如果侵权后果超过了法定最高赔偿限额，可根据全面赔偿原则，按照实际侵权行为的获利情况酌情确定赔偿数额。
【案情】
原告北面服饰股份有限公司
被告上海皓柏服饰有限公司
被告杭州柏尔豪工贸有限公司
被告安吉县白天鹅制衣有限公司
被告梅朝辉
2003年12月至2004年7月，原告北面服饰股份有限公司(以下简称北面公司)先后在中国取得了“THE NORTH FACE”英文文字注册商标、 “”英文文字和图形组合注册商标、“”图形注册商标(以下简称涉案商标)的专用权。
2005年8月，被告梅朝辉伪造授权书，委托被告上海皓柏服饰有限公司(以下简称皓柏公司)生产使用上述商标的羽绒服。此后，皓柏公司又委托被告杭州柏尔豪工贸有限公司(以下简称柏尔豪公司)生产涉案羽绒服；柏尔豪公司再委托被告安吉县白天鹅制衣有限公司(以下简称白天鹅公司)生产涉案羽绒服；白天鹅公司生产了使用上述商标的羽绒服。自2005年9月17日至2006年9月25日期间，皓柏公司从白天鹅公司处共计提取涉案羽绒服8094件，皓柏公司并根据梅朝辉的指示将上述涉案羽绒服出运至美国，由梅朝辉对外销售。此外，有5000件涉案羽绒服在白天鹅公司向皓柏公司运送途中，被工商部门查获。
北面公司遂诉至法院，请求判令四被告立即停止侵行为，共同赔偿原告经济损失100万元，共同支付原告为制止侵权所支出的合理费用567716.84元。
【审判】
一审法院经审理认为：原告系涉案商标的专用权人，其合法权益受法律保护。本案中，梅朝辉、皓柏公司与柏尔豪公司之间、柏尔豪公司与白天鹅公司之间均属承揽关系。四被告共同生产了涉案羽绒服，对外销售由梅朝辉、皓柏公司共同完成。皓柏公司与梅朝辉有侵权的合意，柏尔豪公司、白天鹅公司在收到涉案授权书后，未尽到合理审慎的审查义务，在主观上也具有过错。据此，根据法律的规定，四被告应当就其共同生产涉案羽绒服的侵权行为，梅朝辉、皓柏公司还应就其共同销售涉案羽绒服的侵权行为，承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。鉴于四被告共同生产并已实现销售的涉案羽绒服的数量至少为8094件，故对于四被告共同生产涉案羽绒服所应承担的赔偿数额，将根据四被告共同生产并实现销售的涉案羽绒服的数量、加工涉案羽绒服所获得的一般单位利润，及原告为制止四被告侵权行为所支付的合理开支，酌情予以确定。综上，依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第(二)项、第五十六条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条之规定，一审法院判决：四被告停止对原告北面公司享有的涉案注册商标专用权的侵害；被告梅朝辉、被告皓柏公司共同赔偿原告经济损失60万元；被告柏尔豪公司、被告白天鹅公司共同赔偿原告经济损失20万元；被告梅朝辉、被告皓柏公司还应对被告柏尔豪公司、被告白天鹅公司的上述给付义务承担连带赔偿责任；对原告的其余诉讼请求不予支持。
一审判决后，被告梅朝辉向上海市高级人民法院提起上诉。
上海市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。
【评析】
一、定牌加工合同中的承揽人在商标侵权案件中应否承担法律责任
所谓定牌加工，是指自然人、法人或其他组织等(承揽人)接受定作人委托，生产带有他人注册商标的商品，商品全部交付定作人或者定作人指定的第三人，承揽人对所加工的商品无处置权的行为。目前，对于承揽人的定牌加工行为能否构成侵犯商标专用权，理论界有两种观点：一种观点认为，定牌加工行为属于承揽行为，承揽人在商品上贴附定作人指定的商标标识，是制造定牌加工产品行为中的一个环节，是在履行委托义务，不属于“商标使用”。且认定商标侵权行为的前提是该行为已造成相关公众对商品或者商品来源的混淆，若所加工的产品不在国内市场上销售，也就不可能产生混淆。故承揽人的定牌加工行为不属于商标侵权行为。另一种观点认为，承揽人在未经注册商标权人许可的情况下，在同一种商品或类似商品上贴附了与该注册商标相同或者近似的商标，符合我国《商标法》第52条第(一)项关于商标侵权的规定，客观上也存在商标混淆、误认的可能。故承揽人的定牌加工行为属于商标侵权行为。
笔者认为，承揽人的定牌加工行为是否适用《商标法》第52条第(一)项的规定构成侵犯商标专用权，关键在于如何界定承揽人实施定牌加工行为的性质及其行为的正当性。
1、在加工产品上贴附商标的行为是否属于“商标使用”
首先，定牌加工和传统的生产方式中，商标作为商品的标识，其流转与其所贴附商品的流转是同向的，在这一流转环节中的任意生产者或销售者，只要在产品或商品上标注了商标，在客观上均产生识别其生产或服务的功效，相应地就具有商标法上的责任。其次，从法律后果来看，未经商标注册权人许可在相同、类似商标上使用相同、相似商标的行为，客观上均会造成商标注册人现时或潜在利益的损害。一旦构成侵权，承揽人的加工行为必然应予停止。再次，与传统生产方式不同的是，承揽人在定牌加工中的贴附商标的行为是基于定作人的意志。从行为结果看，定作人的意志和承揽人的行为，共同导致商标被贴附在商品上。与此可见，在“商品上使用商标”的行为，显然是定作人和承揽人的共同行为的结果。综上，承揽人在加工产品上贴附商标的行为应当属于《商标法》第52条第(一)项所规定的“使用”。
2、承揽人在加工产品上贴附商标的行为是否构成“正当合理使用”
2009年4月21日最高人民法院下发了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《意见》)，该《意见》第6条规定：“……未经商标注册人许可， 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素……”。上述意见表明，在适用《商标法》第52条第(一)项规定时，应当排除构成“正当合理使用”的行为。
如上文所述，承揽人在定牌加工中的贴附商标的行为是基于定作人的意志。因此，承揽人的行为是否属于“正当合理使用”，应当基于两个条件。其一在于定作人委托的正当性，其二在于，承揽人在实施行为时，是否尽到了合理的注意义务，是否由足够的理由认为定作人的委托是正当的。从本案中看，首先，承揽人虽获得了一份商标使用授权书，但经司法鉴定，该涉案授权书系伪造，显然定作人的委托本身不具有正当性。其次，承揽人在收到涉案授权书后，未对涉案商标的归属、涉案授权书中相关内容的真实性等基本事实进行合理审慎的审查，承揽人在本案中没有足够的理由来证明其足以认为定作人的委托是正当的。显然，承揽人在加工产品上贴附商标的行为上具有过错，其应当就此承担商标侵权的民事责任。
综上所述，定牌加工合同中，承揽人未尽合理审查义务，没有合理的理由及权利人许可，根据定作人指令在商品上贴附权利人商标的，与定作人共同构成商标侵权。
二、承揽人与定作人民事责任的确定
根据上述关于定牌加工的商标侵权分析，无论承揽人与定作人是否有过错，只要其生产了侵犯他人商标权的产品，符合《商标法》第52条第(一)项的规定，就落入了商标侵权的范围。在商标侵权责任的归责原则中，停止侵害适用无过错归责原则，不以有无主观过错为要件，只要侵犯商标专用权的加工行为仍在继续，商标权人就可以请求停止侵害。而赔偿损失责任一般采用过错归责原则，只有在法律明确规定的情况下，才可能在没有过错的情形下承担损害赔偿责任。且必须遵循“无损害，无赔偿”的民事损害赔偿基本准则，要求侵权行为所造成的损害已经实际发生。在定牌加工中，承揽人与定作人所承担的赔偿损失的范围，一般应以其实施的具体行为予以确定。本案中，柏尔豪公司、白天鹅公司是承揽人，其实施的仅是生产、加工行为，故该两被告赔偿损失的范围，应以其生产、加工涉案羽绒服的获利为限。梅朝辉、皓柏公司是定作人，其实施的除了销售行为之外，还包括了共同的生产、加工行为。因此，该两被告除了应对其销售涉案羽绒服造成原告损失予以赔偿外，还应当对柏尔豪公司、白天鹅公司因生产、加工行为所产生的赔偿数额，承担连带赔偿责任。
综上所述，笔者认为应以无过错责任原则和过错归责原则为依据，根据承揽人和定作人实施的具体侵权行为，确定承揽人和定作人所应承担的民事责任。
三、全面赔偿原则的合理运用
全面赔偿原则是知识产权司法实践中越来越受到重视的一项原则。其目的是为了使“即使给予权利人法定赔偿的最高限额，依然难以使权利人的损失和合理的维权成本得到全面补偿”的权利人，可以获得全面赔偿。适用的条件一般指“那些难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，又有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的案件”。实践中，全面赔偿的原则可以采取的具体做法包括：(1)对于能够证明侵权产品数量或因侵权行为导致的权利人产品销售减少数量的，尽可能通过确定合理利润率来计算赔偿额。(2)对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，不适用法定赔偿额的计算方法，应当综合全案的证据情况，在50万元以上合理确定赔偿额。(3)在依据法定赔偿方法确定赔偿责任或依据其他方法确定赔偿责任需要酌定具体计算因素时，可以考虑当事人的主观过错大小确定相应的赔偿责任。
本案中，在确定定作人梅朝辉、皓柏公司销售行为的赔偿数额时，法院即是依据上述全面赔偿原则，按照侵权人侵权行为的获利情况酌情确定。即鉴于涉案羽绒服的实际销售数量(8094件)与该类商品的一般单位利润乘积已经超过了法定赔偿的最高限额的情况下。根据两被告在本案中的主观过错、原告涉案注册商标的声誉、两被告侵权性质、情节以及原告为制止两被告侵权行为所支付的本案合理费用等综合因素，在法定赔偿最高限额以上酌情确定两被告实施侵权(销售)行为的赔偿数额。
【附录】
作者：何渊，上海市第二中级人民法院
