[提要]  

    本案系著作权与注册商标专用权的权利冲突引致的纠纷，涉及作者许可他人将自己的作品申请注册商标，在商标被合法转让后，能否以著作权人的身份禁止受让人使用。作者对案中涉及的台湾同胞作品著作权权属的认定、商标原始注册人的诉讼地位，以及权利冲突案件中行政评审程序与诉讼程序的关系等问题进行了探讨，其观点值得借鉴。

[合议庭]

李国泉(审判长、承办法官)王辰阳 陆萍

[案情]

    原告：陈文敏、杭州上岛咖啡食品有限公司(以下简称杭州上岛公司)

     被告：上海上岛咖啡食品有限公司(以下简称上海上岛公司)

     台商陈文敏于1985年在台湾省创作了“上岛图案”美术作品。此后，陈文敏来祖国大陆进行投资经营，起初与一家房地产公司协议合作经营海口上岛咖啡店，后该房地产公司与内地公司合资设立海南上岛农业开发公司(以下简称上农公司)，直至2000年间，陈文敏一直担任该公司总经理职务。

    1997年，天津广泰工贸有限公司(以下简称广泰公司)将“上岛图案”用于“上岛文字加图形”商品商标的注册并于次年得到核准。1999年天津广泰公司将该商标转让给上农公司。1998年，上农公司又以“上岛图案”申请注册“上岛文字加图形”服务商标并于2000年得到核准。2002年，上农公司将上述两商标转让给被告上海上岛公司。2003年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品。2003年9月19日，两原告提起诉讼。

    两原告认为，两原告为“上岛图案”美术作品著作权人，被告未经原告同意，擅自使用该图案，并将其作为注册商标用于经营活动，侵犯了原告的著作权，请求判令上海上岛公司立即停止侵害著作权的行为，赔偿杭州上岛公司经济损失人民币10,000元，并向两原告赔礼道歉。

    被告辩称其系依法受让取得两注册商标，而将“上岛图案”注册为商标亦系陈文敏明确、真实的意思表示，商标的注册取得亦合法有效。

[审判]

   法院经审理认为：陈文敏享有对该图案的著作权。两“上岛文字加图形”商标均经商标局核准注册，上海上岛公司系通过合法转让程序取得，为两注册商标的合法持有人。根据现有证据，不足以认定上海上岛公司在经营活动中使用两注册商标以及“上岛图案”美术作品的行为侵犯了陈文敏的著作权及杭州上岛公司的使用权利。故判决不予支持原告的诉讼请求。一审判决后，原告提起上诉，后在二审审理过程中撤诉。

[评析]

    一、关于上岛图案美术作品的著作权权属

    这里有两个问题：首先，原告陈文敏为台商，其作品的著作权能否得到大陆法律保护。根据1987年国家版权局《关于出版台湾同胞作品版权问题的暂行规定》第一项的规定，“台湾同胞对其创作的作品，依我国现行有关法律、规章，享有与大陆作者同样的版权。”近年来的司法实践也完全印证了这一点。据此，如果本案原告台商陈文敏享有对“上岛图案”的著作权，应得到与大陆作者同等的法律保护。其次，在认定陈文敏是否拥有对“上岛图案”美术作品的著作权这一事实时，如何适用法律。我们认为，台湾地区虽有独立的法律制度，但仍属中国的一部分。根据区际私法的理论和实践，诉讼程序当然应适用大陆的程序法，而大陆有关著作权的实体法作为侵权行为地法亦应得到适用。我国著作权法规定，著作权属于创作作品的作者；如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。对于陈文敏创作了“上岛图案”美术作品因而享有著作权这一说法，虽然陈文敏没有提供作品的原始图稿，但是他提供了其在台湾地区取得的商标注册证及公证文书等证据，说明其于1986年11月25日向台湾省“智慧财产局”申请注册“上岛及图”商标，并于1987年8月1日得到注册公告，故享有对该美术作品的著作权。对此，被告没有提出任何异议。因此，鉴于陈文敏就其主张提供了初步证据，且被告未否认陈文敏为作者，法院推定陈文敏为“上岛图案”美术作品的作者，依法享有著作权，完全符合我国著作权法和诉讼证据规则的规定。

    二、关于本案的诉讼主体

    本案中，被告持有“上岛文字加图形”注册商标的事实明白无误，故原告状告他人将上岛图案作为商标使用侵犯其著作权，被告作为商标持有人应为当然的诉讼主体，但本案的特别之处还在于，被告并非涉案商标的原始注册人。事实情况是，“上岛文字加图形”商品商标为天津广泰公司在97年申请注册，此商标后被转让给海南上农公司，最后归于被告；“上岛文字加图形”服务商标则先由上农公司注册，后又转让给被告。由此产生的问题是，原告仅仅起诉最后的持有人是否妥当？原始注册人是否应为共同被告？对此，我们认为，原始注册人应是此类纠纷的共同被告。因为，著作权人对其作品的许可使用与商标注册直接相关，正是原始注册人的商标注册行为使得争讼的作品以商标的形式进行使用，相对后手持有人的使用而言，商标原始注册人是否得到著作权人的许可使用及转让其作品应是首先应解决的问题。弃原始注册人不告，原告的做法可谓缘木求鱼。本案中，原告拒绝追加被告也是原告败诉的原因之一，因为被告提供了证据证明其系通过合法程序受让取得两涉案商标，而根据商标法第39条的规定，转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

    原告遗漏被告固然可以通过法院释明促使其申请追加被告的方法加以补救，但是，如果原告拒绝追加原始注册人为被告参加诉讼，法院是否应该主动追加，对此存在不同意见。一种意见认为，原告的真实意思是指控作品被用作商标使用侵犯了著作权，而查明此事实必然涉及原始注册人，故完全有必要将原始注册人作为共同被告追加；另一种意见认为，如果持有人已提供初步证据表明其系合法受让商标，则原告坚持原诉讼主张显然缺乏基本依据，应予驳回，法院不应主动追加原始注册人为原告，何况选择被告是原告的诉讼权利，而且，在有些情况下原始注册人和最后持有人之间尚存在多位其他持有人亦须追加，原告的不当诉讼会对正常诉讼程序造成不利影响，滥用司法资源。本案的审理显然倾向于后一种意见。

    三、关于商标评审程序与诉讼程序的关系

    最高人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》规定，涉及权利冲突的知识产权纠纷案件，一般应当由当事人按照知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷。为解决商标权与在先权的权利冲突，商标法对商标注册不当情形的处理作了具体规定，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定撤销该商标。因此，按照商标法和司法解释的规定，本案的著作权和商标权的权利冲突应首先通过商标评审程序解决权利冲突问题。本案一审审理终结前，两原告已就两“上岛文字加图形”注册商标分别向商标评审委员会申请裁定撤销。但是，等待这一行政程序的结果往往耗时长久，而且，如果当事人对评审结果不服还可申请复审直至提起行政诉讼。因此，最高人民法院的上述司法解释还规定，如自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当依法作出处理。显然，这一规定的目的在于防止当事人的权利状态长期处于不稳定当中。本案中，由于商标评审委员会受理申请两原告的申请已超过3个月仍未作出处理结果，法院决定先行作出处理，完全是依照上述司法解释的规定进行的。法院判决生效后，如两注册商标或其中之一经法定程序最终被撤销，导致上海上岛公司丧失相应的商标专用权，两原告可依法另行主张权利。

    【附录】

    作者：李国泉，上海市第二中级人民法院